A sua Marca é realmente sua?

Atualizado: Ago 6

ENTREVISTA


Entenda a importância do registro de marca imediatamente a sua inserção no mercado e como funciona o processo de registro junto ao INPI, conforme o advogado e especialista em Direito da Propriedade Intelectual Felipe Pierozan

Por Lizi Ricco

Google Imagens

A marca de um produto ou serviço pode ser um dos mais importantes patrimônios de uma empresa. Exemplo maior do que a Coca-Cola Company nem precisamos citar, em 2019, a marca teve seu valor estimado em US$ 68,613 bilhões (Fonte: BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brand for 2019, elaborado pela Millward Brown).


O exemplo de uma grande companhia que figura há muitos anos com sua marca entre as mais valiosas do mundo serve apenas para reforçar a importância de proteger o nome que atribuímos ao nosso produto ou serviço quando inserimos ele no mercado. Não sabemos se o que vamos constituir ou construir será de grande valor, mas trabalhamos para isso. Dessa forma, é seguro garantirmos que será realmente nosso.


Quando empreendemos no mercado, queremos crescimento, nos tornar referência, chegar ao topo. Esse é um pensamento comum entre empreendedores, atingir o sucesso.

A marca que construímos agrega valor, caracteriza e identifica o nosso negócio. Então proteger, garantir os direitos sobre ela é fundamental.


Logo, perguntamos: a sua marca é realmente sua? Você é detentor dos direitos sobre a marca da sua empresa ou produto?


Muita gente não se dá conta disso até enfrentar problemas no seu mercado de atuação, quando se depara com outras pessoas utilizando o mesmo nome ou criação figurativa.


A final, a marca é de quem cria? De quem usa há bastante tempo ou de quem registra primeiro e tem expedida a sua solicitação de registro oficialmente?


De acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), somente o registro validado e expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Autarquia Federal sediada no Rio de Janeiro, assegura o direito de propriedade sobre uma marca no Brasil.


Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.


Sendo assim, a marca pertence a quem realizar o pedido de registro junto ao INPI primeiro. Para saber como funciona o registro de marca no Brasil, conversamos com o advogado e professor Felipe Pierozan, mestrando e especialista em Direito da Propriedade Intelectual e sócio na Pierozan Advogados.


Pierozan explica nesta entrevista o processo em todas as suas etapas e ainda traz detalhes sobre os conceitos e classificações de marca para fins de registro junto ao INPI. Confira a entrevista:


Em primeiro lugar qual é o conceito de marca, o que se classifica como marca para fins de registro?

Pierozan: A marca exerce um importante papel de distintividade, constituindo num grande elo entre o titular e o público. Tem como função identificar produto ou serviço, assinalando a procedência e padrão de qualidade, protegendo o titular e, também, o mercado consumidor de modo a evitar abusos ou indução em erro.


No Brasil a marca é definida como sendo o sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. Não é possível, em nosso País, o registro de marcas não tradicionais, como as sonoras, gustativas, ou olfativas. A propriedade da marca é um direito constitucionalmente garantido.


Quais os Tipos de Marcas de acordo com a sua natureza e apresentação?


Pierozan: A Lei da Propriedade Industrial, quanto à natureza, prevê 03 classificações, quais sejam: 1) Marca de Produto ou Serviço (distinguir de outro idêntico ou semelhante); 2) Marca de Certificação (atestar conformidade com normas ou especificações técnicas); 3) Marca Coletiva (identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade).

Já com relação às formas de apresentação, a Marca poderá ser nominativa (expressão escrita textual); figurativa (ilustração), mista (combina elemento nominativo com figurativo = nome + logo) ou tridimensional (sinal apresentado em três dimensões).


Como é feito o registro? O que é considerado antes do início do processo de registro da marca?


Pierozan: O processo de registro de Marca é encaminhado frente ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É altamente recomendável que seja realizada uma refinada busca de anterioridade, a fim de verificar se a marca pretendida está disponível para registro. Ou se pode colidir/causar confusão com marca já existente.


Quanto tempo leva até obter o Registro?


Pierozan: Nos últimos anos o INPI imprimiu eficácia na sua gestão estrutural e análise de pedidos de marcas. De modo que, atualmente do pedido de registro até o deferimento de registro de marca - se não houver oposições ou manifestações -, está levando em torno de 1 ano.


É possível a pessoa física fazer requerimento de registro?


Pierozan: A pessoa física que desenvolva a atividade da marca pleiteada, poderá ser titular da marca. Inclusive, se no futuro optar por constituir empresa (pessoa jurídica), poderá realizar a transferência dos direitos da marca.


Quais são os direitos e deveres do titular de uma marca? Que circunstâncias levam a perda da titularidade e como ocorre a perda do direito?


Pierozan: O Registro da Marca assegura ao proprietário o direito de exclusividade em todo o território nacional, conferindo-lhe poderes para zelar pela integridade material ou reputação da marca. O titular também possui o direito de ceder o registro (ou o pedido), bem como de licenciar o uso, criando uma fonte de renda (Ex. royalties).


Todavia, é dever do titular manter a marca em uso, bem como recolher as taxas e prorrogar o registro da marca a cada 10 anos, se assim for de seu interesse.


Algumas circunstâncias podem acarretar a perda do direito da marca e o arquivamento definitivo frente ao INPI. Deixar de monitorar a marca e de cumprir os prazos determinados pela autarquia ou não recolher taxas devidas, de exigências ou prorrogação, são os casos mais comuns. Há também, situações como a “caducidade” em que a pessoa apesar ter o direito sobre a marca, deixa de utilizar ou interrompe a utilização por mais de 5 anos.


Por esta razão, recomendável, que além do depósito e registro, a marca siga sendo monitorada por profissional da área.


Qual é o prazo de vigência de uma marca?


Pierozan: Após a concessão do registro o prazo de vigor é de 10 anos, renovável por igual período indefinidamente.


É permitido transferir a titularidade da marca?


Pierozan: Sim. Os tipos de transferência são os seguintes: transferência por cessão; por incorporação, fusão ou cisão; por sucessão legítima; por falência, ou ainda, determinação judicial ou arbitral.


A mais usual é a transferência por cessão e, poderá ser realizada mediante condições legais, em conformidade com o Manual de Marcas do INPI, como recolhimento da GRU e petição de anotação de transferência de Titularidade, sendo necessária a juntada de contrato de cessão, contrato social entre outros documentos relevantes.


Uma novidade quanto ao ponto é que a partir de 9 de março de 2020, será possível, a transferência de direitos tanto de forma total, quanto parcial dos produtos ou serviços especificados no registro de marca. Outra novidade é que a partir da data acima, poderão ser solicitadas inclusões ou exclusões de cotitulares de marca, permitindo a existência formal de mais de um proprietário/titular da marca.


Isso é decorrência da Plena Vigência do Protocolo de Madri (tratado multilateral que abrange 121 países), aderido em julho de 2019 pelo Brasil.


Por que é indicada a contratação de um profissional especializado para auxílio no requerimento de registro de marca?


Pierozan: As vantagens de contar com o um apoio profissional especializado são diversas. O processo, desde a sua concepção tem mais chance de ser adequadamente instruído. Começa por uma adequada e refinada busca de anterioridade o que impacta de forma direita nas chances de êxito, bem como minimiza o risco de infringência a direito alheio, passando pelo correto enquadramento nas Classes de Produtos e/ou Serviços que o depositante desenvolva atividade. Mais além, se busca detalhar as especificações adequadas ao tipo de atividade desenvolvido.


Vencida a etapa do depósito, é de suma importância o monitoramento da (s) marca (s), seja para cumprir prazos e exigências (sob pena de arquivamento definitivo e perda do direito), ou, ainda, para monitorar novos pedidos de registro de terceiros no INPI, com a finalidade de avaliar se algum deles é semelhante com a sua marca e, portanto, poderia gerar confusão ao consumidor no mercado. Sendo a marca colidente com aquela já depositada/deferida, é possível apresentar oposição em âmbito administrativo ao novo pedido no prazo legal (60 dias), manifestações, Processo Administrativo de Nulidade, etc.


Destacando que, semanalmente, na terça-feira é publicada a RPI – Revista da Propriedade Industrial e, somente um profissional engajado na área terá reais condições de acompanhar as publicações e realizar o devido monitoramento, seja de forma manual ou com o auxílio de Softwares.


Deve-se atentar para o fato de que a marca, por vezes, costuma ser o ativo mais valioso do negócio, merecendo – por esta simples razão – todo o cuidado especializado necessário.



Felipe Pierozan

Sobre Felipe Pierozan: Advogado. Sócio no Pierozan Advogados. Mestrando Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação PROFNIT/ IFRS. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual FADERGS - Rede Laureate International Universities.


Especialista em Direito Previdenciário pela Universidade Anhanguera - Uniderp. Bacharel em Direito pela PUCRS. É diplomado do curso CopyrightX, da HARVARD Law School, e de diversos cursos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO, Genebra/Suíça).


Membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual (CEPI-OAB/RS).


Membro da Comissão Especial do Jovem Advogado (CEJA-OAB/RS). Membro da Associação Portuguesa de Direitos Intelectuais (APDI). Perito do TJ/RS. Árbitro e Mediador credenciado pelo Ministério da Cultura (MINC).Palestrante e Professor. DPO - Data Protection Officer.


Mais informações sobre o tema acesse: https://www.pierozan.adv.br/ ou acompanhe a página do escritório no Instagram @pierozanadvogados.


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